正当使用在商标侵权中的抗辩分析
商家泉 温宇洋
随着商标侵权案件的大比例提升，正当使用亦逐步成为一种有效的抗辩方式被普遍采纳，但纵观我国商标相关法律法规，对于正当使用的规定少之又少，经常被引用的无非是实施条例49条，而此条规定有比较原则性，故而导致在案件审理中，不同法官具有不同观点及意见分歧，对于“打擦边球”的侵权行为认定就增加了一定困难，为此，本文尝试对“正当使用”进行分析。
一、正当使用的法律依据
正当使用的法理引用，通常源于《商标实施条例》49条，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”
二、正当使用审判中的实例
1、“百家湖”案：一审法院认定百家湖为一地名，为保护公众利益，不支持商标专用权人因注册商标即获得该地名的独占性垄断，被告善意使用该地名为属于正当使用；二审法院从保护商标注册人角度出发，支持了原告该商标的专用权，但再审法院又推翻二审判决，最终支持一审判决；
2、《家庭》杂志案：两审法院一致认为，家庭一词为人们日常生活、工作和学习中常用的基本词汇，只是因为原告的使用才获得了第二含义，即代表杂志。而被告使用的恰恰是第一含义的家庭，而非指向杂志，且使用中没有突出使用，属于正当使用。
3、Owen商标侵权案：原告注册了“owen”商标，被告为服装生产企业，在运动服装前胸及后背连同“10号”一起使用了“owen”，法院认为，“owen”使人第一反应为联想到英国著名球星欧文，而非原告商标，被告使用“owen”的功能主要是通过欧文的个人形象做广告性宣传，而非识别商品来源的符号，故此驳回原告的商标侵权的诉求。
4、“银杏”商标侵权案：法院认为，被告为表明其产品中含有“银杏”，可以通过在产品外包装上增加原配料表，或直接表明本产品含有银杏成分方式来描述其产品的原料，没有必要突出使用“银杏”来表明其产品原料，显然不是对该词第一含义的正当使用，而是商标性使用。故此，支持原告诉求。
三、“商标性使用”还是“描述性使用”决定了是否“正当使用”，我们认为是描述性使用还是商标性使用应考虑以下因素：
1、结合使用者对词汇的具体使用方式判断
非突出使用、非显著位置使用、非商业盈利性使用，或仅仅使用该词汇为大众所熟知的第一含义，即构成正当使用，例如在商业广告或活动中的一句话、宣传口号等。详见《家庭》杂志案例。
2、使用方式难易判断是否使用第一含义，应结合使用者使用的目的、要达到的效果来综合分析。
使用者这种主观性很强的思维活动，其他人无法判别，但建议通过分析被告在可供选择的几种方法中是否选择了一种正常思维下较为合理的使用方式来判断。如通过产品包装或宣传中可以描述的问题，就没有必要突出字体和大小、使用与主体不同颜色来描述。详见“银杏”商标侵权案例。
3、判决是否描述性使用，还应参考商业惯例和消费者习惯。
如一词汇按照商业惯例或消费者习惯，无法在该词汇和特有商标商品之间建立联系，而是按照大众所理解的第一含义、指向使用，则不构成商标性使用，如“owen”商标侵权案。
4、商标的知名度是影响定性的重要因素。
如一商标为知名、著名甚至驰名商标，那么其被公众认可的联系指向物为特有商品，弱化了其第一含义，此种情况下，一般认定商标性使用较为合理。
5、使用是否附记于商品。
一般来讲，将词汇使用在商品上，其构成商标性使用的可能性就较大，相反，仅仅是在广告或其他宣传中使用，构成描述性使用可能性较大。
6、使用他人商标时，是否标示了自己的注册或未注册商标。
如被告在使用他人具有描述性含义的商标时，在合理位置和方式正确标注或大量使用自有商标，能够使消费者区分商品来源的，则认定为第一含义描述性使用较为合理。
但，前提一定是使用者在合理位置、合理方式使用自有商标，而不是在显著位置、方式使用他人描述性商标，同时在不显眼位置、以隐蔽方式使用自有商标。此种情况下，其自有商标的区分功能可以认定基本丧失，起到标示商品来源功能的不再是自有商标，而是他人商标。详见“银杏”侵权案。
7、依照商业惯例、专业协会意见认定。
若商标中包含本商品的通用名称，专用权人无权禁止他人描述性正当使用。如法院根据中国粮食行业协会出具的“雪花粉”直接表述了面粉质量，为该商品通用名称的意见，判定驳回原告商标侵权诉求。
四、综上，可得出正当性使用的要件
1、主管善意，不造成混淆、误认；2、非商标性使用；3、描述性的使用。
描述性使用在要件中名列最后，但它确是整个环节的前提，即非描述性的商标，根本不存在是否正当性使用的考虑。而是否处于善意，可以通过“混淆和误认”来判决。
高文律师所
商家泉 律师
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中华人民共和国文化部和爱沙尼亚共和国文化部１９９８－２０００年文化交流计划
中国文化部 爱沙尼亚共和国文化部
中华人民共和国文化部和爱沙尼亚共和国文化部１９９８－２０００年文化交流计划
（签订日期１９９８年１０月２０日 生效日期１９９８年１０月２０日）
中华人民共和国文化部和爱沙尼亚共和国文化部（以下简称双方）根据１９９３年９月３日在北京签署的《中华人民共和国政府和爱沙尼亚共和国政府文化、教育和科学合作协定》，特制定１９９８－２０００年文化交流计划。双方相信，该计划的实施必将进一步加深两国人民间的友谊与了解，扩大两国在文化领域的合作与交流。
第一条 双方促进介绍对方的文化遗产和当代文化发展的成就。
第二条 双方将相互通报在本国举办的文化方面的国际性会议、比赛、艺术节和其它文化艺术活动并为另一方参加上述活动提供方便。
第三条 双方鼓励和支持在文学、戏剧、音乐、美术、摄影、民间艺术、图书馆、博物馆、文物保护等文化艺术领域内的信息交流和人员往来。
第四条 在本计划有效期内，双方将互换二起艺术展览，各为期２周，随展人员２人。
中方派出，爱方接待：中国摄影展（１９９９年）；
中国工艺品展（２０００年）；
爱方派出，中方接待：爱沙尼亚摄影展（１９９９年）；
爱沙尼亚现代艺术展（２０００年）。
第五条 在本计划有效期内，双方互换艺术表演团体，为期１０天，人数３０人以内。
中方派出，爱方接待：中国济南杂技团（１９９８年）；
爱方派出，中方接待：爱沙尼亚民间舞蹈团（１９９９年）。
第六条 在本计划有效期内，中国中央戏剧学院与爱沙尼亚音乐学院将互派４名舞台表演、舞台美术、导演和戏剧文学方面的访问学者，为期２周。
第七条 在本计划有效期内，双方互换３－４人文物修复专家，以交流文物保护和修复方面的经验，为期１周。
第八条 在本计划有效期内，双方互换文化部代表团（５人）。
第九条 经双方同意，可进行符合本计划目的的其它文化活动。
第十条 在互派人员、代表团和艺术团时：
－－派遣方负担至对方国家首都的往返国际旅费及道具、行李托运费；
－－接待方负担在其境内的食宿、交通及文娱活动费；提供演出场地和翻译；必要时提供紧急医疗服务；
－－接待方负担道具的国内运输、保险费和广告制作费。
第十一条 在互派展览时：
－－派遣方负担至对方国家首都的展品的往返国际运费及保险费，并提供广告宣传材料及展品目录；
－－接待方负担展品的组织工作，广告制作，展品拆装及国内运输等费用，提供展览场地，保证展品安全。
－－互派展览的其它未尽事宜，将通过两国有关部门另行协商。
第十二条 本计划自签字之日起生效，有效期到２０００年１２月３１日止。
本计划于１９９８年１０月２０日在北京签署，一式两份，每份用中文、爱沙尼亚文和英文书就。三种文本具有同等效力。翻译中若有分歧，以英文本为准。
中华人民共和国文化部 爱沙尼亚共和国文化部
代 表 代 表
孙家正